Slogan publicitaire : comment se distinguer de ses concurrents en toute sécurité ?

Juin 2010

Outil de communication crucial pour les PME, le slogan publicitaire est soumis à un certain nombre de règles juridiques. Ne pas les respecter expose l’entreprise à être poursuivie et condamnée pour usurpation ou contrefaçon…
Un slogan évocateur, facilement mémorisable, représente une valeur économique indéniable pour une entreprise.Rattaché de façon permanente à une marque en tant que signature ou ponctuellement à une campagne, la formule brève et frappante du slogan obéit à des règles juridiques strictes quant à sa validité et sa protection.La créativité doit s’arrêter là où commence la nuisance des autres
Pour être légal, le slogan ne doit bien entendu pas être contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public, ni être de nature à tromper le public quant à l’entreprise, au produit ou au service auquel il est rattaché. Sont donc à exclure, par exemple, toutes incitations à la violence, la vulgarité ou encore la discrimination sexuelle, etc.S’il a pour vocation de distinguer davantage la marque, le service ou le produit de ceux de ses concurrents, le slogan ne doit pas non plus les dénigrer, c’est-à-dire jeter le discrédit sur eux. Dans ce cas, la responsabilité de l’entreprise fautive pourra être engagée.Mieux vaut prévenir que de subir une action en justice

Un même secteur d’activité regroupant des dizaines, voire des centaines de concurrents, le risque pour une entreprise d’opter pour un slogan déjà existant n’est pas à négliger.Ainsi, avant de déployer son nouveau slogan sur différents supports tels que packagings de produits, papiers entête, enseignes ou tout autre élément de communication, il est vivement conseillé de vérifier s’il n’existe pas de slogan similaire déjà utilisé par un concurrent, travaillant dans le même secteur d’activité.Pour que cette vérification soit réalisée de manière efficace, des démarches complexes sont à effectuer, de préférence par un expert en propriété intellectuelle : un avocat spécialiste, un conseil, ou auprès de l’INPI s’agissant des marques nationales et internationales et de l’OHMI (http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.fr.do) s’agissant des marques communautaires. Si l’exploitation prévue s’étend à des pays étrangers, ces démarches seront également à effectuer auprès des offices de chaque pays concerné, auprès des registres du commerce et des sociétés, voire sur des moteurs de recherches sur Internet qui peuvent révéler un usage ou une exploitation du signe.Si le slogan existe déjà, il sera préférable pour l’entreprise d’en adopter un autre, sous peine de se voir poursuivie pour concurrence déloyale ou contrefaçon si le slogan a été déposé en tant que marque.Comment protéger au mieux son slogan ?

En tant qu’assemblage de mots, le slogan peut, en principe, être déposé à titre de marque, garantissant ainsi une protection optimale par l’action en contrefaçon, plus aisée à démontrer que la concurrence déloyale.En effet, dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, le demandeur doit démontrer qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du fait de la reproduction de son slogan par l’entreprise concurrente.Lorsque le slogan est déposé en tant que marque, la seule reproduction à l’identique du slogan pour désigner le même produit ou service suffit à caractériser la contrefaçon. En cas d’imitation, c’est-à-dire de reproduction approchante, le demandeur doit également démontrer un risque de confusion dans l’esprit du public c’est-à-dire un risque que les clients, les prospects, les fournisseurs ou autres se trompent quant à l’identité de l’entreprise, l’origine de ses services ou de ses produits.Les modes de preuves de ce risque de confusion sont variés. De ce fait, la confusion est souvent démontrée par un faisceau d’indices : démonstration de l’identité des services ou des produits des entreprises concernées, de leur situation de concurrence, de la ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en cause, d’attestations de tiers, de plaintes de clients, d’une enquête auprès du public, etc.

Toutefois, pour être déposé à titre de marque, le slogan ne peut ni être descriptif, ni laudatif. Exercice délicat dans la pratique car, à visée promotionnelle, les slogans décrivent souvent les caractéristiques et/ou les qualités du produit ou du service qu’ils désignent ou auquel ils sont associés.
Dans le cas où le slogan remplit ces critères de validité en tant que marque, l’entreprise devra effectuer les démarches nécessaires pour l’enregistrer auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) pour une marque française ou internationale et de l’OHMI (Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur) pour une marque communautaire.Les risques encourus en cas d’usurpation ou de contrefaçon de slogan

Les sanctions civiles de la contrefaçon et de la concurrence déloyale sont classiquement la condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le titulaire des droits, la cessation des faits litigieux, la destruction des produits contrefaisants et, enfin, la publication du jugement dans la presse et/ou sur le site Internet du contrefacteur.C’est le Juge qui apprécie souverainement le préjudice subi. Il calculera les dommages-intérêts qui peuvent varier en fonction de la durée et de l’étendue des faits de contrefaçon sanctionnés, d’1 euro symbolique à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d’euros.Au-delà de ces sanctions civiles, des sanctions pénales peuvent également être prononcées à l’issue d’une procédure devant le Tribunal correctionnel. Toute atteinte portée sciemment aux droits de propriété intellectuelle est punie d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende.

Maître Delphine Brunet-Stoclet, avocat associée SBKG & associés